Au moment du lancement sur le marché espagnol d'un produit ou d'un service identifié par une marque, il faut vérifier que :

1. la marque est disponible pour être utilisée ;

2. la marque est libre pour être enregistrée ;

3. la marque n'a pas de connotations négatives, autrement dit qu'elle est commercialement appropriée.

Avant la commercialisation il est recommandé de vérifier qu'il n'y a pas une marque identique ou similaire enregistrée antérieurement pour distinguer des produits identiques ou similaires aux nôtres, car cela pourrait empêcher l'utilisation de ce signe sur ce territoire.

Après avoir vérifié que l'on ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers, différentes voies sont envisageables pour obtenir l'enregistrement afin de s'assurer des droits exclusifs et d'être en mesure d'empêcher que d'autres n'utilisent la marque. Pour obtenir l'enregistrement il faut également vérifier que la marque n'est pas générique, trompeuse, descriptive ou contraire à l'ordre public.

Depuis le mois d'avril 1996, les systèmes qui permettent d'obtenir un enregistrement efficace en Espagne sont les suivants :

- système national

- système international ; Arrangement de Madrid / Protocole de Madrid ;

- marque communautaire.

Son enregistrement est délivré par le Bureau Espagnol des Brevets et des Marques (Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM). Ces marques peuvent être constituées d'un grand nombre de signes, susceptibles d'être représentés graphiquement par des mots, des noms et des prénoms, des signatures, des chiffres et leurs combinaisons, des slogans, des dessins, des couleurs et des formes tridimensionnelles, emballages compris.

Depuis l'entrée en vigueur le 31 juillet 2002 de la Loi 17/2001, du 7 décembre, sur les Marques, l'OEPM se borne à examiner d'office si la marque relève d'une interdiction absolue d'enregistrement (elle vérifie essentiellement que le signe n'est pas générique, trompeur, descriptif, contraire à l'ordre public), l'examen des interdictions relatives, autrement dit la vérification de l'existence de marques identiques ou similaires enregistrées pour des produits ou des services identiques ou similaires pour lesquelles un risque de confusion est possible, ayant été supprimé. Ces interdictions relatives ne sont examinées que lorsque les titulaires de signes prioritaires présentent une opposition à la demande d'enregistrement de la marque.

En raison de ce qui précède, l'OEPM ne refusera pas d'office les marques qui encourent une interdiction relative, mais elle fera une recherche informatique en vue de communiquer la demande, à titre d'information, aux titulaires de signes antérieurs identiques ou similaires qui peuvent avoir un intérêt à s'opposer à l'enregistrement.

Si nous avons assisté au cours de ces deux années à des progrès significatifs quant au rapprochement des critères de ceux des systèmes majoritaires chez nos voisins, notamment, entre autres nouveautés, la meilleure protection des marques notoires et renommées, le système de demande en ligne expressément prévu par la Huitième Disposition Additionnelle de la Loi sur les Marques reste en attente.

L'enregistrement d'une marque est concédé pour une durée de dix ans, qui peut être prorogée indéfiniment par périodes de même durée. Toutefois, l'enregistrement peut être radié si la marque n'est pas renouvelée, si elle n'est pas utilisée réellement et sérieusement pendant cinq années d'affilée, ou si le signe devient générique ou trompeur pour les produits ou les services qu'elle distingue.

Le "Système international" est constitué par l'Arrangement de Madrid de 1891 et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid de 1989, administrés tous deux par l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI), dont le siège est à Genève.

Il faut préciser que malgré sa dénomination, ce "système international" ne l'est pas au sens strict, car il s'agit uniquement d'un système dans lequel les démarches administratives sont unifiées et qui fournit simplement, en définitive, une pluralité d'enregistrements nationaux.

Le demandeur doit désigner les pays dans lesquels il désire obtenir la protection, lesquels doivent, par hypothèse, avoir ratifié soit l'Arrangement, soit le Protocole, en fonction de la convention en vertu de laquelle la demande sera traitée. Par la suite, l'OMPI le notifie aux Bureaux nationaux des pays désignés, et si dans le délai d'un an, pour l'Arrangement, ou de dix-huit mois pour le Protocole, ces Bureaux ne s'opposent pas à l'enregistrement en se fondant sur leur droit national, la marque est enregistrée.

Ce n'est pas un système ouvert, car seules ont qualité pour agir les personnes physiques ou morales qui ont un lien (par la nationalité, le lieu d'implantation de leur siège ou établissement réel) avec un Etat partie à un des traités cités ou aux deux ; ces personnes peuvent obtenir, par l'enregistrement ou une demande d'enregistrement déposée auprès du Bureau des marques de cet Etat, un enregistrement international qui sera effectif dans certains ou tous les pays de l'Union de Madrid.

L'ajout de l'espagnol comme langue de travail pour traiter les demandes de marque dans le système d'enregistrement international, entré en vigueur le 1^er avril 2004, est un progrès significatif.

L'assimilation de l'espagnol à l'anglais et au français, qui étaient jusqu'à présent les seules langues de travail, va renforcer sans aucun doute les échanges commerciaux aussi bien du point de vue de l'internationalisation des entreprises espagnoles à l'extérieur qu'en ce qui concerne l'attraction d'activités d'entreprises internationales par le marché espagnol.

Cette initiative va faciliter également l'adhésion au système d'enregistrement international de marques des pays d'Amérique du Sud, qui pourront présenter et traiter dans leur langue les demandes d'enregistrement de marques internationales, ce qui réduit les coûts et simplifie les démarches.

Parmi les dernières intégrations au Système de Madrid, soulignons celle des Etats-Unis le 2 novembre 2003 et celle de l'Union Européenne, qui a adhéré au Protocole le 1^er octobre 2004.

L'adhésion de l'UE au Protocole de Madrid représente sa première adhésion à un traité de l'OMPI en qualité d'organe régional. Cette adhésion est extrêmement importante car elle va favoriser sans aucun doute le développement des activités économiques, renforcer la concurrence, accroître l'intégration et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

La principale caractéristique de la marque communautaire est son caractère unitaire. Par une seule procédure et un seul enregistrement, le titulaire obtient la protection de l'enregistrement dans tout le territoire de l'Union Européenne, qui compte depuis le 1^er mai 2004 vingt-cinq Etats avec l'adhésion de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, Malte et Chypre.

La marque communautaire couvre avec son enregistrement unique un marché d'environ 500 millions de consommateurs.

Il est important de signaler que la marque communautaire ne remplace pas le droit des marques des Etats Membres. Les systèmes national, international et communautaire peuvent coexister et, dans certains cas, se compléter.

La marque communautaire permet, au moyen d'une seule demande et d'une seule procédure, d'obtenir un enregistrement unique qui concède une protection directe dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Par conséquent, le chef d'entreprise qui souhaite commercialiser ses produits ou assurer la prestation de ses services en Europe peut, au lieu d'avoir à présenter une demande dans chaque pays dans lequel il souhaite commercialiser, obtenir un enregistrement communautaire qui lui donne des droits exclusifs sur la marque dans les 25 Etats de l'Union.

Il faut souligner également que la marque communautaire est un système ouvert à pratiquement toutes les entreprises du monde, puisque peuvent la demander toutes les sociétés qui ont leur siège ou un établissement dans l'Union Européenne ou dans un pays signataire de la Convention de Paris ou qui ont leur siège dans un pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.

La marque communautaire est administrée par l'Office de l'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI, OAMI pour le sigle en espagnol), dont le siège est à Alicante (Espagne). Les demandes de marque communautaire peuvent être présentées dans une des 20 langues officielles de l'Union Européenne, même si le demandeur doit toujours désigner une deuxième langue parmi les cinq langues officielles de l'OHMI (allemand, espagnol, anglais, italien et français), qui pourra devenir la langue de la procédure en cas d'action en opposition, déchéance ou nullité.

L'OHMI n'examine les marques qu'au regard des motifs absolus de refus, autrement dit il vérifie essentiellement que la marque n'est pas descriptive, générique ou trompeuse dans un des pays de l'Union Européenne. Il n'examine pas d'office les demandes au regard des motifs relatifs de refus, autrement dit il ne refuse pas l'enregistrement parce qu'il existe des marques enregistrées antérieurement dans l'Union Européenne. Il appartient en effet aux titulaires de ces enregistrements de présenter les oppositions pertinentes, qui seront tranchées par l'OHMI. Signalons qu'il y a dans l'Union Européenne 4 millions de marques, et qu'en conséquence il n'est pas toujours simple de trouver une marque libre pouvant être utilisée et enregistrée comme marque communautaire.

La principale conséquence de l'élargissement du système de la marque communautaire du fait de l'adhésion des Etats Membres précités est d'étendre automatiquement à tout le territoire de la Communauté élargie les marques communautaires enregistrées ou demandées avant le 1^er mai 2004, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une quelconque démarche ni de payer une quelconque taxe additionnelle.

S'il n'est pas possible de contester la validité des marques communautaires élargies pour des motifs absolus de refus (par exemple parce que la marque est descriptive en hongrois), il est possible de limiter l'utilisation de la marque communautaire sur le territoire des nouveaux Etats Membres, sous réserve qu'il y ait des titulaires de droits antérieurs enregistrés, demandés ou acquis de bonne foi avant la date d'adhésion de l'Etat Membre et que cela soit possible en vertu de la législation nationale concernée.

De même, comme nous l'indiquions au point précédent, la récente adhésion de l'Union Européenne au Protocole de Madrid permet de lier l'instruction d'une demande de marque communautaire au système d'enregistrement international des marques, ce qui permet à tout citoyen ou personne résidente dans un Etat de l'Union Européenne de protéger ses marques en tant que marque communautaire ainsi que dans tous les Etats Membres du Protocole en déposant la demande à Genève. De même, les demandeurs ou les titulaires d'une marque communautaire peuvent étendre la protection dont ils jouissent à tous les états Membres de ce Protocole.

Autre avantage important de la marque communautaire, l'obtention de son enregistrement n'est pas suspendu à la fourniture de la preuve de son usage, l'usage de la marque dans un seul pays de l'Union Européenne suffisant à préserver sa validité.

L'enregistrement est concédé pour une durée de dix ans, qui peut être prorogée par durées identiques moyennant le paiement de la taxe correspondante.

La marque communautaire confère à son titulaire sur tout le territoire de l'Union Européenne le droit d'interdire à des tiers de l'utiliser sans son consentement, de même que des signes identiques ou similaires susceptibles de créer un risque de confusion chez les consommateurs. Il est très important de signaler que, en cas d'infraction, il est possible de sanctionner des agissements quel que soit l'Etat de l'Union Européenne dans lequel ils ont été commis. Les faits d'atteinte à la marque communautaire relèvent des tribunaux nationaux compétents pour la marque communautaire désignés par chaque Etat.

En ce sens, signalons la Loi Organique 8/2003 du 9 juillet portant réforme des procédures collectives d'apurement du passif, qui modifie la Loi Organique 6/1985 du 1^er juillet relative au Pouvoir Judiciaire ; cette Loi désigne les tribunaux en formation commerciale et la section correspondante de la cour d'appel [Audiencia Provincial] d'Alicante comme tribunaux des marques communautaires en Espagne, en première instance et en appel, respectivement, ces formations étant compétentes sur ce contentieux pour tout le territoire espagnol.